區塊鏈專利申請應考慮的十件事

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2018/06/21 第242期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  北美智權網站
 

 
 
 

專利評析 金融科技的進步性教示:強而有力的申復理由案例
   
法規訴訟 歐盟共同體設計規則第110條第1項之維修免責規定,可做為台灣參考嗎?
   
深入報導 行動電商來勢洶洶 行動購物成台灣電商主流戰場
   
研發創新 Panasonic用物聯網實現智慧製造
   
智財管理 區塊鏈專利申請應考慮的十件事
   

 

金融科技的進步性教示:強而有力的申復理由案例
李淑蓮╱北美智權報 編輯部

繼上刊期《金融科技專利核駁率高? TIPO審查官說清楚、講明白!》一文剖析了完如何克服金融科技專利的適格性之後,這次來談如何克服進步性。前期文章曾提到,在幾個常見的核駁理由中,「不符進步性」是最常見的理由,在50件被核駁的金融科技申請案中,有38件是被審查官用此理由給駁掉的,占比高達76%。為此,智慧局 (TIPO)專利二組科長暨專利審查官顏俊仁特別針對金融科技專利的進步性深入探討,並舉了一個提出「強而有力申復理由」的案例供申請人參考學習。

首先,先複習一下專利審查官是如何判斷一件專利申請是否具進步性的。顏俊仁指出有以下5個步驟:

步驟 1:確定申請專利之發明的範圍
步驟 2:確定相關先前技術所揭露之內容
步驟 3:確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準
步驟 4:確認該發明與相關先前技術所揭露之內容間的差異
步驟 5:該發明所屬技術領域中具有通常知識者,參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識時,是否能輕易完成申請專利之發明。

簡單的說,就是先看申請案請求項的範圍,然後再看引證案的請求項範圍,繼而確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準,然後比對相關先前技術所揭露之內容間的差異,再看此差異是不是可以輕易完成(圖1)。所以要判斷的只是圖1中紅框地方的差異處,是否具通常知識者能輕易完成,而非本案全部請求項的範圍。

圖1. 發明專利進步性之判斷步驟

資料來源:「我國金融科技專利審查實務及案例研析」簡報,智慧局專利審查官顏俊仁

顏俊仁指出,進步性有2個重要的考量因素,分別是(1)否定進步性因素、及(2)肯定進步性因素。理論上,當然是肯定進步性因素越多,否定進步性因素越少,越容易被核准。

(1) 否定進步性因素:

在否定進步性因素的部分,顏俊仁表示如果申請案中有超過一個引證案;亦即複數引證,那就要看技術領域之關連性、所欲解決問題之共通性、功能或作用之共通性、以及引證之間是否有教示或建議。另外,可簡單變更也是否定進步性因素之一。他說:「當你的發明在寫完之後,如果發現差異只是所屬技術領域中具有通常知識者,利用先前技術即可輕易修飾、置換、省略、轉用的話,那就是符合簡單變更。或者是你的發明透過引證案可以簡單拼湊:例如有A、有B等不同元素,但A與B各自沒有產生交互的雙層效果,這就是單純拼湊」。簡言之,如能「簡單變更」或「單純拼湊」,即符合否定進步性的因素。

(2) 肯定進步性因素:

  1. 引證案中,好像有反向教示。例如明明引證A,卻表示不應該使用A(參看案例)
  2. 有利功效:例如要儲存,用隨身碟或是硬碟儲存,看起來都一樣,會達到相同的技術功效,可是你的發明是不是可以達到比一般硬碟儲存更高的功效?顏俊仁指出這部分可以透過原本說明書的論述、或是在修正之後、或是申復的論述,都可以提供審查官當參考。
  3. 輔助性判斷因素,例如:
    • 發明具有無法預期之功效
    • 發明解決長期存在的問題
    • 發明克服技術偏見
    • 發明獲得商業上的成功

軟體相關之進步性特徵

有關電腦軟體的進步性特徵,顏俊仁列出了5點,包括:

  1. 技術領域之轉用:電腦軟體技術通常不受限於所應用之領域,而具有實質相同之功能、效果。
  2. 公知技術特徵之附加或置換:例如將鍵盤置換為習知用於輸入裝置之滑鼠
  3. 將人類所進行之作業方法予以系統化:利用通常之系統分析及系統設計手法即能將先前技術中人類所進行之交易活動或商業方法予以系統化
  4. 將先前硬體技術所執行之功能軟體化:單純利用軟體實現既有硬體電路之功能、及未解決任何軟體化過程之問題
  5. 無助於技術性的特徵:無助於技術性的特徵會被視為習知技術

【本文未完,完整內容請見《北美智權報》213期:金融科技的進步性教示:強而有力的申復理由案例

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歐盟共同體設計規則第110條第1項之維修免責規定,可做為台灣參考嗎?
陳秉訓/北美智權報 專欄作家

(本文作者為國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授)

歐盟共同體設計規則(Community Design Regulation 6/2002,簡稱CDR)第110條第1項規定針對用於構成「複雜產品」(complex product)之「零件」(component part)之設計,如果該設計落入CDR第19條第1項權利人排他權範圍之使用,且該使用是為了維修該複雜產品並復原「原始外觀」(original appearance),則該設計不應受到共同體設計之保護。此維修免責條款主要是為促進汽車的零件市場競爭而發展的立法例。
汽車零件市場可分為汽車製造業和汽車維修業等兩大市場。維修免責條款是針對汽車維修業市場(或稱「次級市場」)。為了避免汽車所有人只能選擇原廠零件來維護其汽車的原始美觀,而針對維修用的零件其所附帶的共同體設計,給予他人可未經權利人同意而生產,並銷售該相關零件之豁免權,此具有開放次級市場的競爭之意義。
如果我國專利法引入該維修免責條款,可讓汽車所有人能有多元的零件選擇。不過相關法條的設計,應考慮歐盟實務的優缺點。

CDR第110條第1項之免責範圍

零件的設計如何能落入CRD第110條第1項之免責範圍,可參考三則曾解釋維修免責條款之判決。首先是英國的英格蘭及威爾斯高等法院(England and Wales High Court)於2012年做出的Bayerische Motoren Werke AG v Round & Metal Ltd案(稱「BMW案」)判決。BMW案法院認為維修免責條款是侵權方的抗辯理由,故被告負有舉證責任。其次,系爭零件之設計必須仰賴該複雜產品之外觀,又稱「依賴性」(dependency);亦即侵權零件「必須吻合」(must match)該複雜產品之整體設計。第三,侵權零件之目的,取決於該零件在實務上正常的使用方式,亦即當該零件壞了、受損害、或耗損時,侵權零件在正常情況下是用於維修該複雜產品,或是侵權零件在正常情況下是有其他目的,例如將該複雜產品升級(舉例來說,改善該複雜產品的外觀)。最後,「原始外觀」指將該複雜產品復原成原製造者或經銷商所提供的外觀。

在BMW案中,系爭侵權零件是「車輪」,而該案法院認為該零件並未落入維修免責條款的範圍。關於「依賴性」爭議,該法院認為「車輪」與汽車整體設計無關;亦即,從一種設計的車輪換成另一種設計的車輪全然是一種務實的選擇而已。在該案中,權利人對每種車款都有提供多元的車輪設計選擇。另方面,被告對侵權車輪的行銷方式是針對所有的BMW車款。

其次,關於「目的」議題,該案法院認為侵權零件並非為了修復汽車所用,其真正用途為車輪外觀的升級。首先,被告對侵權車輪的主要販售方式是一組四件,而非單件。至於消費者,其並不會因為壞了一件車輪,就更換四個車輪。其次,侵權車輪事實上比原廠車輪大,且消費者更換侵權車輪的原因主要是考慮外觀或質感的效果。再者,侵權車輪還有其他規格項目與同等級的原廠車輪之間是不相當的。此外,被告銷售侵權車輪時會隨附上權利人的商標貼紙,但這對於維修而言是不須要的。

最後,關於「原始外觀」議題,該案法院認為由於侵權零件的使用目的,原本不在修復BMW汽車的外觀,故侵權零件未符合「原始外觀」之要件。

第二個應注意的判決是歐盟法院(Court of Justice of the European Union,稱CJEU)於2015年10月6日做出的Ford Motor Co v Wheeltrims Srl (C-500/14)案(稱「Ford案」)判決。Ford案法院認為維修免責條款並未允許維修用零件製造商,在未經商標權人同意下將原廠汽車製造商的商標附著在該維修用零件上,儘管該商標的使用是將該複雜商品的原始外觀修復的唯一方法。

第三個應考慮的判決是CJEU於2017年12月20日做出的Acacia Srl v Pneusgarda and another (C-397/16)案與Acacia Srl and another v Porsche AG (C-435/16)案等合併案(稱「Acacia案」)判決。Acacia案法院認為,維修用零件必須和相對的原廠零件在視覺上有外觀之一致性,而該原廠零件指的是該複雜產品銷售時原始配備在該複雜產品上之零件。此外,維修零件製造商有義務讓其通路商瞭解相關零件是僅供維修使用。

歐洲經驗之思考

因為「維修免責條款」屬抗辯性質,在立法模式上應以「專利權效力所不及」為主。歐洲經驗顯示「次級市場」的非原廠零件必須與原廠零件一模一樣才受到「維修免責條款」的保護,但此限制似乎過於嚴格。另原廠可透過讓各車款的零件選擇多樣化,而規避「維修免責條款」之限制。我國在採取「維修免責條款」之立法例時,必須考量此歐洲經驗的問題。

此外,是否應採歐盟立法用語「複雜商品」則應斟酌,因為其意義不明確。由於CDR的立法政策針對的是汽車零件,因此為單純化立法,建議應可使用「運輸工具」用詞做為我國版的維修免責條款所適用的商品。

第三,「零件」與「複雜商品」(或「運輸工具」)間的關係,可參酌Acacia案法院的解釋,而指該複雜商品中可拆解的零件,且該零件係在於維持該複雜商品的正常功能。在此觀點下,車輪、車燈、雨刷、保險桿、擋風玻璃等皆可視為維修免責條款所適用之「零件」。

至於「原始外觀」之要件,針對系爭零件與系爭設計專利間之比對,可採我國司法實務之設計專利侵權分析方法,以避免「一致性」要求之嚴格問題。以智慧財產法院105年度民專上字第25號民事判決為例,該案法院指出設計專利侵權分析採「整體觀察、綜合判斷」之方式,亦即「比對、判斷系爭產品與系爭專利之整體外觀是否相同或近似」。首先,「依普通消費者選購商品之觀點,觀察系爭專利圖式的整體內容與系爭產品中對應該圖式之設計內容,綜合考量每一設計特徵之異同(共同特徵與差異特徵)對整體視覺印象的影響」。其次,以「容易引起普通消費者注意的部位或特徵」(例如「系爭專利明顯不同於先前技藝的設計特徵(新穎特徵)」、「正常使用時易見的部位」等)為觀察重點,「再併同其他設計特徵,構成整體外觀統合的視覺印象,綜合考量系爭產品與系爭專利之視覺印象是否產生混淆而為相同或近似之外觀」。最後,於比較時,「應依系爭專利之用途、功能認定系爭產品之對應部位,無關之部位不為比對內容」。

專利法修法之建議

具體而言,建議專利法可增訂條文如下:

「設計專利權之效力不及於以運輸工具之外觀維修為目的而實施專利之行為。

本條所稱之維修指當構成運輸工具外觀之零件有毀損或磨耗時,將該零件更換或修復之行為。

本條所稱之零件其外觀與系爭設計專利範圍相同或近似。」

建議條文第一項為採取專利法第59條的立法用語,並參考CDR第110條第1項之語句。第二項在定義「維修」的概念。第三項則強調被控侵權的零件如果近似於系爭設計專利時,亦可落入效力所不及的範圍。整體來說,透過本建議條文,我國應可受繼歐盟共同體設計規則的維修免責條款,同時更能促進次級市場的競爭。

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行動電商來勢洶洶 行動購物成台灣電商主流戰場
吳碧娥╱北美智權報 編輯部

行動購物正在顛覆過去以電腦為主的網路購物,2017年台灣已有近半數的網路交易都在行動裝置上完成,行動購物交易額預估將在2022年達到1兆3,112億元。即使是營業規模上百億元的大型網路購物平台,也紛紛感受到行動電商帶來的競爭壓力,從近期網路家庭PChome與蝦皮購物幾番轟轟烈烈的交手,可以感受到台灣電商產業的競爭有多劇烈!

電商產業現況:大型電商門檻確立、中小平台進入汰弱階段

台灣網路購物發展多年至今,已建立起大型電商平台的競爭門檻,去年營業規模超過200億元身價的有PChome(294億元)和momo購物網(266億元),雅虎購物中心也有200億元水準;而營業規模在10億元以下的電商,更是如雨後春筍般共存(詳見圖一)。

圖一、2017年台灣電商平台營業規模概況

備註:蝦皮無公布台灣市場的個別營運數據,故無列入上圖
資料來源:MIC,2018年5月

從2016年下半年起,台灣電商搶進風潮漸緩,電商產業開始進入汰弱階段。根據MIC統計,2016~2018這三年,就有吉甲地、HappyFresh、加倍奉還網、SOLDA拍賣、甘仔店、KKtown、ASAP閃電購物網等電商陸續退出台灣市場,大部分業者的經營時間都在三年以內;經營超過十年的電商業者也未必好過,去年就有17Life、Payeasy、愛評網等業者宣布縮編。在日益激烈的市場競爭下,不論是新舊廠商,想要存活下來就必須經得起市場考驗。

表一、台灣中小型電商營運現況

資料來源:MIC,2018年5月

台灣進入行動電商競爭時代

台灣的名目GDP從2015年的新台幣16.8兆元成長到2017年的17.6兆元,實質GDP成長率為2.8%。其中,因為網購交易熱絡、電商表現亮眼,台灣電商市場規模也從2015年的7,274億元,大幅成長至2017年的1兆1,086億元。根據灼識諮詢(China Insights Consultancy,簡稱CIC)最新報告預估,2022年台灣電商市場規模將達2兆1,598億元。台灣電商市場成長的關鍵因素在於網路普及率的上升,以2017年來看,台灣網路普及率為73.3%,相較其他新興國家如大陸(56.1%)和泰國(55.7%)要高得多,但若與日本等成熟市場高達95.3%的網路普及率相比,台灣電商產業仍是十分具發展潛力的市場。

CIC的報告也指出,台灣的行動購物交易量正在顛覆過去以電腦為主的網路購物,2017年台灣行動電商已占所有網路交易的48%、交易金額為5,366億元,相較2015年只有34%、交誼金額2,473億元,行動購物也將持續成長,預計將在2022年達到1兆3,112億元,佔比超過網路總交易的六成(61%),意味著台灣已經進入「行動電商」的時代。

和大型的電商平台相比,原生的行動電商雖是後起之秀,卻已對台灣的電商市場和使用者習慣帶來了不可小覷的改變。【本文未完,完整內容請見《北美智權報》213期:行動電商來勢洶洶 行動購物成台灣電商主流戰場

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Panasonic用物聯網實現智慧製造
蔣士棋╱北美智權報 編輯部

在物聯網(IoT)風潮逐漸進入人類社會後,製造業可以說是最先被大數據、人工智慧所改造的產業。每一部機器、每一套生產流程,每一天都能產生出無窮的作業數據,裡頭也都蘊藏著提升效率、改造流程的寶藏。智慧生產已經是各大廠商的兵家必爭之地

六月初台灣產業界最熱切的話題,除了台積電創辦人張忠謀卸下長達三十年的董事長一職、完成交棒接班外,就是鴻海轉投資的富士康工業互聯網(FII)順利在上海A股掛牌。FII自從6月8日正式上市交易後,連續三天的股價漲幅都達到10%漲停板,總市值更達到4700億元人民幣(約2.2兆元台幣),已經超越在台灣掛牌的母公司鴻海,令人對這支工業獨角獸的後續表現萬分期待。

雖然虛擬經濟的勢頭仍然鋒健,但主要經濟大國早就開始進行製造業布局,例如德國的工業4.0計畫、美國川普總統的製造業回流、以及中國製造2025。為什麼製造業成為經濟發展新顯學?總統府國策顧問何美玥指出,製造業如果旺盛,不但可以創造就業機會,也可以帶動周邊產業一起發展,「在產業政策上,製造業是絕對的骨幹!」

圖1:總統府國策顧問何美玥

攝影:蔣士棋

全球主要國家都在瘋搶製造業

創業剛滿百年的Panasonic(松下電機),毫無疑問是日本甚至全球工業製造的翹楚。作為日本規模最大的綜合電機廠商,Panasonic的產品線橫跨消費者到企業所需的一切電子產品,可以說如果要從頭開始打造一座現代化城市,所需要的基礎建設在Panasonic裡面幾乎都找得到。

創立於1918年的Panasonic,從2015年開始就把製造革新當作企業百年時的目標。在MIT-2018(Manufacturing Innovation Toward 2018)的計劃下,Panasonic引入物聯網的思維,改造全球超過三百個的工廠。「透過MIT-2018,我們的獨特製造優勢,可以讓Panasonic在全球競爭中勝出,」曾被派駐台灣多年、現任Panasonic株式會社生產技術本部MIT-2018推進室室長的中山雅之說。

中山雅之解釋,Panasonic對於物聯網的理解可以分成三個面向。第一:使傳統製造價值鏈走向網路化;第二:促進產品設計與工廠製造通力合作;第三:將現實環境與虛擬空間串連(Cyber Physical System)。他補充,從這三個面向下手,借助物聯網技術把所有製造流程串接,就能夠實現快速、低價、高品質兼具的製造活動。

在實際執行上,中山雅之指出,改造後的製造活動必須能夠回應大量客製化(Mass Customization)以及零缺陷(Zero Defect)兩項要求。以前者來說,就算是企業客戶的大量訂單,每一件產品也多少都有客製化的需求。中山雅之舉例,便利商店業者需要的鮮食冰櫃,就得因應店面空間做出尺寸調整,「所以每個生產出來的冰櫃,可能都有個幾公分的差異。」

用3D技術設計虛擬工廠,找出最佳化生產方案

為了滿足大量客製化的需求,Panasonic先透過模擬設計,在3D的虛擬空間中,編排出各種可能的生產方式,包括生產順序、庫存空間、運送路徑…..等,從中找出最佳化方案後,再正式啟動生產流程。在人員訓練上,則是用穿戴式攝影機捕捉熟練員工的操作歷程,據以建立標準作業指引,進一步消除資源浪費。

圖2:Panasonic的生產設備可以自動預測異常狀況,並在發生前就從遠端加以修正

資料來源:Panasonic Smart Factory Solutions

零缺陷生產的挑戰就更為艱鉅。中山雅之表示,Panasonic將AI技術應用在產品生產的預兆管理上,將大量的生產數據分類、加工,並且即時回報給現場人員;如果偵測到某個機台即將產出不良品的訊號,更可以用遠端操作系統進行即時校正並再回復生產。如此一來,設備停機待檢的時間降低、產品的品質也更加穩定,而這些生產數據又能成為進一步改進效率的依據。

總結來看,中山雅之認為,在工業生產上使用物聯網,還是不脫測量、連結到活用三個要素。「要先思考用什麼工具及方式來搜集數據、這些數據該怎麼重新整理計算,以及最重要的:如果數據產生的指標與實際產出之間發生差異,怎麼進行調整平衡,」他認為,只有將物聯網使用地淋漓盡致,才能完成智慧製造的目標。

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區塊鏈專利申請應考慮的十件事
蘇之勤╱北美智權專利工程研究組

區塊鏈是由數千台電腦核對與複製的分散式帳本,其概念類似Google文件可由多個編輯者存取同一份文件。區塊鍊中的區塊是週期性地被建立,每一區塊紀錄使用公鑰或私鑰加密與簽署的交易資料,公鑰就像是位址,私鑰就如同密碼。區塊通常包含前一個區塊的密碼雜湊值、時間戳記以及交易資料。區塊鏈應用中最廣為人知的是比特幣(Bitcoin),但區塊鏈也可被用於智慧合約、供應鏈等。

圖片來源:© 2018 Pixabay

用於比特幣或以太坊(Ethereum)的原始區塊鏈碼是開放原始碼,而目前在區塊鏈專利申請量上前幾名的申請人是IBM、MasterCard以及美國銀行(Bank of America)。這些專利大多是與區塊鏈處理運作或區塊鏈的新應用有關,最近也都陸續收到核准通知。

以下是針對區塊鏈在申請美國專利時應考慮的事項:

  1. 專利或是營業秘密?
  2. 區塊鏈應用在被接納上似乎還需要一些時間,因此申請專利的等待或許是值得的。專利通常涵蓋與區塊鏈技術密不可分的特定應用,以獨特方法解決特定問題。在這點上,專利應優於營業秘密保護,因為區塊鏈技術只有在公開允許使用者社群來核對履行時才會被信任。

  3. 開放原始碼問題
  4. 許多區塊鏈都是完整開放原始碼,因為原始碼能被大家獲取與編輯才能促成快速發展,這會使得某些人無法取得專利,因此,在專利範圍上就必須留意是否要利用這些開放原始碼或是使用自己的演算法。

  5. 專利適格性
  6. 區塊鏈處理運作的改善通常也是對電腦功能的改善,故應該能避免在適格性中被認定是抽象概念。但區塊鏈的新應用如果只是熟知電腦元件來執行熟知的功能,則可能會被因不滿足適格性核駁,對此,慎選請求項用語以及適度交代技術細節應可克服。

  7. 共同侵權
  8. 因為沒有節點具有其他節點的控制權,所以共同侵權是個潛在的問題。假設是客戶端-服務端系統,要避免這問題則應該只在專利申請範圍中定義由一個節點實施的步驟。

  9. 設計專利
  10. 獨特的圖形使用者介面(GUI)可以獲得設計專利,然而區塊鏈技術還在萌芽階段,實際產品出現前,GUI的改變機會不高,所以設計專利之保護對於後端創新目前並不是有效的方法。

  11. 請求項中避免金融用詞
  12. 為了避免涵蓋商業方法(CBM)有效性挑戰,盡量避免在請求項中使用金融用詞。區塊鏈常用來取代特定用途中其他種類的認證方法,例如金融技術FinTech,但金融技術會落入專利局認定的商業方法領域,所以專利申請上應該注重區塊鏈技術本身才會獲得較順利的審查結果。

  13. 臨時案
  14. 新的區塊鏈公司時常會發布如何執行區塊鏈技術的文件,而在發布文件前申請臨時案可以保留申請國外專利的機會。此外,因為區塊鏈還需要一段長時間成長,不像許多軟體專利在數年內就會被淘汰,所以臨時案可幫區塊鏈專利爭取到較久的專利保護。

  15. 現有申請案
  16. 如果你目前的專利申請案有機會使用到區塊鏈,則可考慮申請部分延續案(continuation-in-part)來加入區塊鏈的功能。

  17. 利用專利合作條約(PCT)申請案
  18. 區塊鏈就如同網路是全球性的,故區塊鏈公司應該考慮利用PCT申請案取得多國的專利保護。

  19. 硬體
  20. 雖然區塊鏈是軟體技術,但其還是需要硬體配合運作。如果你的系統使用新的硬體或新的軟硬體組合,對於硬體的專利申請就跟申請軟體一樣重要。

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